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手錶製造商的商標混淆誤認爭議：2021年聯邦第二巡迴上訴法院Hamilton v. Vortic案

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

升級改造與商標侵權

升級改造，或稱爲創意再利用（creative reuse），是指將既有產品回收利用，改造成吸引消費者的新商品。升級改造可以延長既有產品使用壽命，促進永續性和循環經濟，在環境意識高漲的今日，正在形成新的消費風潮。升級改造通常形式有二，第一種是拆解原產品，利用其組成部件創造新產品。例如，用舊的名牌服裝或名牌包碎片，製成耳環或吊墜。第二種是在原產品上添加新元素，將之轉變爲新產品。例如，以添加流蘇、珠寶或其他配件來改造或客製化名牌包[1]。依美國商標法之規定，於自己商品上使用他人商標的行爲，有致消費者對商品來源、授權或加盟關係等產生混淆誤認之虞者，即構成對該他人商標權之侵害。因此，就升級改造業者（upcycler）而言，如何避免商標侵權糾紛，實爲重要課題。

本案事實背景

Hamilton（包括Hamilton International LTD及其前身Hamilton Watch Company）自1909年起即享有Hamilton之商標權。1969年之前，Hamilton在其位於賓州Lancaster市的工廠生產懷錶。Custer於2013年創立Vortic公司，標榜保存美國曆史，致力於生產100%美國製手錶。由於美國本土已不再生產手錶機芯，Custer決定將19至20世紀間美國製的古董懷錶升級改造成新手錶。其後，Vortic以Hamilton總部最初所在地賓州Lancaster市爲名，推出的一款名爲The Lancaster的手錶。The Lancaster使用Hamilton於1894年至1950年間生產的懷錶的機芯和錶盤，其餘部分，則由Vortic製造或來自其他美國廠商。The Lancaster的正面保留並展示了懷錶上原有的Hamilton商標字樣，背面則裝有玻璃蓋，可以看到刻有Hamilton Watch Lancster字樣的機芯。背蓋周圍有一個金屬環，上面刻有VORTIC WATCH CO、THE LANCASTER字樣，以及該手錶的Vortic序號[2]。

圖1：The Lancaster手錶的正面及背面 /圖片來源：Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC， No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *6.

2014年至2018年間，Vortic製造並銷售了58支The Lancaster手錶。買家會收到一個木盒，裡面有一本小冊子，顯示Vortic的標誌，並描述Vortic的生產、組裝和修復過程。盒子裡還有一張製造證書及Vortic公司認證卡，記載該手錶的Vortic序號及機芯序號，並由將其改造爲手錶的Vortic製表師簽名。The Lancaster系列手錶的廣告同樣強調了手錶零件的古董和真品性質[3]。

紐約南區聯邦地區法院作成有利被告之判決

2017年7月21日，Hamilton以The Lancaster侵害其商標權爲由，於美國紐約南區聯邦地區法院起訴Vortic及Custer。地區法院於2020年2月19日進行爲期一天的法官審判（bench trial），並於9月11日作成Hamilton敗訴，Vortic及Custer勝訴之判決[4]。判決中指出，商標侵權訴訟之原告須以優勢證據證明被告（1）未經同意；（2）於商業上使用；（3）原告註冊商標之複製或仿冒物，作爲商品或服務銷售之部分；及（4）該使用有致混淆誤認之虞。本案唯一爭點爲該使用是否有致混淆誤認之虞。依第二巡迴上訴法院於1961年Polaroid Elecs. Corp.案建立的先例，判斷混淆誤認時應審酌下列因素：(1)原告商標的強度；(2)兩商標的近似程度；(3)產品的類似程度；(4)在先商標權人跨足被告市場的可能性；(5)實際混淆；(6)被告是否善意採用該商標；(7)被告產品的品質；及(8)購買者精明程度。但Polaroid因素之適用並非一成不變，不排除視個案情節，納入其他因素之可能性。依最高法院之見解，在此類涉及正品整修（modified genuine products）的案件中，被告是否充分揭露產品的來源應爲決定性因素。最高法院於1947年Champion Spark Plug Co. v. Sanders案指出，只要修復後的火星塞上清楚打上「經修復」或「使用過」等字樣，且於包裝上表明由被告進行修復，這種對於產品來源的充分揭露即已給予原告應有的保護[5]。

根據上述法律標準，地區法院認爲，就廣告行銷材料及手錶本身而言，Vortic已經滿足Champion案所要求的充份揭露標準[6]。地區法院接着審酌Polaroid因素。雖然地區法院就所有因素進行討論，但同時指出，就本案而言，真正重要的只有實際混淆誤認、被告善意與否以及購買者的精明程度等三項。首先，地區法院認爲並無證據顯示實際混淆誤認的發生。其次，地區法院採信Custer的證詞，認爲其行爲屬升級改造（upcycling），而其回收修復古董懷錶機芯的本意在於保存美國曆史，而非混淆消費者。最後且最重要的，地區法院指出，像The Lancaster這種昂貴的手錶，涉及的是極爲精明的潛在消費族羣。在作出消費決定之前，他們會特別注意已揭露的資訊、搜尋容易取得的資訊[7]。在權衡Champion案的完整揭露原則及Polaroid因素之後，地區法院認爲並無混淆誤認之虞，因此，作成有利於被告Vortic及Custer之判決[8]。

聯邦第二巡迴上訴法院維持原判決的理由

Hamilton接着提起上訴，上訴法院於2021年9月4日作出維持地區法院原判之判決。判決理由中將Hamilton之主張歸納爲三點，並逐一加以反駁。首先，Hamilton主張，地區法院自始就不應該適用Champion案，理由在於The Lancaster整修或修理的幅度過大，已超出正品整修之範圍。依Hamilton之見，The Lancaster手錶並非整修過的Hamilton正品，而是包含Hamilton零件的新手錶。上訴法院則認爲，依地區法院於審判中認定的事實，適用Champion案並無錯誤[9]。

其次，Hamilton針對地區法院適用Champion和Polaroid的順序提出質疑。Hamilton認爲，在援引Champion案進行充分揭露分析之前，應先依Polaroid因素判斷混淆誤認之虞。其理由在於，被告就充分揭露標準的滿足與否負舉證責任，而該舉證責任的權重應視混淆誤認程度而定[10]。對於Hamilton的質疑，上訴法院提出三點加以反駁:首先，Vortic確實已依Champion案之要求，證明其揭露之有效性[11]。更重要的是，在商標侵權案件中，原告對於被告使用該商標會導致消費者混淆的可能性應負舉證責任。對此，地區法院正確地參酌Champion案件及Vortic的揭露，以確認Hamilton是否履行了該項舉證責任[12] 。此外，判決先例確認法院無須以任何順序審酌混淆誤認之虞相關因素。法院可以靈活運用Polaroid因素。Polaroid測試的適用並非機械性的，其終極關注在於，從整體上看產品，消費者是否可能產生混淆誤認之虞。在涉及翻新商品轉售的商標侵權案件中，Champion案在消費者混淆誤認分析中扮演重要角色。 Polaroid和Champion的目的都是爲了辨別被告使用原告的商標是否會誤導消費者，法院進行該分析時沒有必須遵循的順序[13]。綜言之，上訴法院認爲，地區法院正確地將商標侵權的舉證責任歸於Hamilton，並正確分析了Polaroid與Champion案中的相關考量因素[14]。

最後，Hamilton對地區法院基於Champion和Polaroid作出的事實認定提出質疑。上訴法院則認爲在地區法院在事實認定上並無明顯的或其他的錯誤[15]。首先，在進行Champion分析時，地區法院認爲Vortic充分揭露了The Lancaster包含翻新原件零件的事實，並且釐清了與Hamilton的關係[16]。這些事實認定都在記錄中有堅實的基礎，完全支持地區法院的結論。而地區法院在其消費者混淆分析中，給予了Vortic這種充分揭露很大的權重[17]。其次，地區法院對Polaroid因素的事實認定並沒有出現明顯的錯誤。根據向來奉行的「明顯錯誤審查」（clear error review）標準，上訴法院應尊重地區法院的事實認定[18]。

結論

在環境意識高漲的今日，升級改造已蔚爲新的消費風潮。然而由於升級改造往往涉及使用他人商標的行爲，以致引起商標侵權疑慮。透過本案判決，美國法院指出，就升級改造業者而言，若要避免商標侵權糾紛，首要措施在於產品修整改造相關資訊的充分揭露。

備註：

Irene Calboli, Upcycling, Sustainability, and IP: What It Means for the World of Fashion, https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html, (WIPO Magazine, July 2023)

Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *5-6.

Id. at *7.

Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 17-CV-5575 (AJN) (OTW) (S.D.N.Y. Sept. 11, 2020).

Id. at *2-4.

Id. at *5-10.

Id. at *10-14.

Id. at *14.

Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *18.

Id. at *19.

Id. at *20.

Id.

Id. at *22.

Id.

Id. at 23.

Id at 25.

Id. at 27.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授

英國格拉斯哥大學法學碩士

英國新堡大學法學博士