三年未使用商標但仍努力恢復使用？2024年第四巡迴上訴法院Simply Wireless v. T-Mobile US案

圖片來源 : shutterstock、達志影像

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國Simply Wireless公司擁有未註冊的SIMPLY PREPAID商標，但從2009年至2012年間停止使用該商標。T-Mobile是美國第三大移動通信運營商，2014年6月開始在實體零售店鋪下使用SIMPLY PREPAID商標。Simply Wireless控告T-Mobile侵權，而T-Mobile反擊，認爲該商標已經因三年未使用而廢止。2024年第四巡迴上訴法院作出判決，認爲Simply Wireless公司雖然曾經三年未使用，但中間仍嘗試恢復使用，且後來也真的恢復使用。

原告Simply Wireless公司與SIMPLY PREPAID商標

原告Simply Wireless公司是一家位於維吉尼亞州的電信公司。自1997年以來，Simply Wireless一直提供、推廣和銷售手機和其配件以及「預付空中通話時間」[1]。

除了在各地的零售店鋪外，Simply Wireless也曾多年透過其網站銷售預付空中通話時間。從2002年到2008年，Simply Wireless透過其在線商店（www.simplyprepaid.com，即「Simply Prepaid網站」），使用其未註冊的SIMPLY PREPAID商標，提供預付空中通話時間的銷售[2]。雖然該商標未註冊，但在美國普通法下仍屬受保護的商標。

自2009年起，Simply Wireless暫停使用SIMPLY PREPAID商標和Simply Prepaid網站進行預付空中通話時間的銷售。該網站自2009年起至約2014年8月期間處於不活躍狀態。

Simply Wireless的執行長聲明試圖恢復使用該商標

根據Simply Wireless的執行長（CEO）所提交的聲明（以下簡稱CEO聲明），Simply Wireless從未有意放棄，並明確表示始終打算恢復使用SIMPLY PREPAID商標。他還在聲明中強調，Simply Wireless一直尋求利用SIMPLY PREPAID商標的商機[3]。

CEO聲明強調其中一份證據：一封由名爲Ignite Media的零售推廣公司於2011年1月6日發送給Simply Wireless's CEO的電子郵件中，包含一份由12張幻燈片組成的簡報。該簡報聚焦於所稱的「Simply Wireless的2011年目標」，詳細描述了Simply Wireless使用SIMPLY PREPAID商標進行無線電話、配件和預付空中通話時間的在線營銷和銷售計劃。根據CEO聲明的明確說明，這份支撐2011年談判的簡報多次使用「Simply」一詞，並「關注SIMPLY PREPAID商標的使用」[4]。

2012年7月，Ignite Media向Simply Wireless提交了一份未簽署的擬議協議，該協議說明將透過名爲「toptvstuff.com」的網站推廣與SIMPLY PREPAID商標相關的手機和預付通話時間[5]。大約在Ignite Media提交擬議協議的2周後，Simply Wireless開始在toptvstuff.com上使用SIMPLY PREPAID商標進行銷售。在2012年和2013年間，Simply Wireless透過SIMPLY PREPAID商標銷售僅賺取了約15,500美元，但卻進行了277筆交易，涉及44個州的243位消費者。在透過toptvstuff.com進行銷售至2013年4月後，Simply Wireless再次暫時停止使用SIMPLY PREPAID商標[6]。

被告T-MobIle於2014年開始使用SIMPLY PREPAID商標

T-Mobile的零售經銷商於2014年6月開始在實體零售店鋪下使用SIMPLY PREPAID商標。並於2014年8月13日向美國專利商標局（USPTO）提交將SIMPLY PREPAID作爲其商標註冊的申請。

T-Mobile註冊的SIMPLY PREPAID商標；資料來源：美國專利商標局

Simply Wireless隨即得知T-Mobile使用了SIMPLY PREPAID作爲T-Mobile的商標。於是，2014年10月2日，Simply Wireless向USPTO提交了競爭性申請，註冊SIMPLY PREPAID商標。之後，Simply Wireless推出了重新設計的Simply Prepaid網站，但直到2016年纔開始透過該網站銷售預付手機[7]。

雙方爭議

2021年5月，Simply Wireless在維吉尼亞州東區地方法院提起此民事訴訟，指控被告T-Mobile侵害Simply Wireless對SIMPLY PREPAID在普通法上的商標權利。Simply Wireless主張，由於T-Mobile在提供與Simply Wireless相同的產品和服務時使用了Simply Wireless的商標「SIMPLY PREPAID」，T-Mobile構成了「反向混淆」，故應對Simply Wireless承擔商標侵權的法定侵權責任[8]。

T-Mobile則請求以簡易判決駁回Simply Wireless每項商標侵權請求。其中一項論點是，T-Mobile主張，Simply Wireless未能證明T-Mobile在2014年中首次使用SIMPLY PREPAID商標時，Simply Wireless擁有普通法上的商標權利。T-Mobile聲稱Simply Wireless未能證明其對SIMPLY PREPAID商標的持續且獨佔的使用。

此外，T-Mobile主張，就算Simply Wireless能夠證明其已經獲得了SIMPLY PREPAID的普通法商標權利，Simply Wireless仍然因爲連續三年的不使用而放棄了這些權利。T-Mobile認爲，Simply Wireless在2009年1月1日至2011年12月31日這三年期間（即「推定期」）未能使用SIMPLY PREPAID商標[9]。

地區法院判決

地區法院於2022年10月24日做出判決，作成有利於T-Mobile的即決判決[10]。

地區法院首先確認，Simply Wireless確實已經獲得了SIMPLY PREPAID商標的普通法權利。因此，只有證明Simply Wireless放棄（abandonment）SIMPLY PREPAID商標，其會喪失這些權利[11]。

地區法院進而繼續分析美國法典第15編第1127條「放棄」的要件。當商標挑戰者能夠證明商標的推定所有者連續三年未使用有效商標時，會推定商標權人已經放棄。但商標權人有權透過證據反駁該推定，證明其在三年不使用期間內打算恢復商標的使用。

地區法院認爲，Simply Wireless從2009年至2012年7月31日的三年半時間內未在商業中使用SIMPLY PREPAID商標，因此觸發了放棄的推定[12]。地區法院認爲，Simply Wireless未能證明，Simply Wireless在三年不使用期（2009-2011）內有恢復使用SIMPLY PREPAID商標的意圖，並且這種恢復在合理可預見的未來會實現[13]。

上訴法院判決

Simply Wireless提出上訴，主張在放棄問題上有重大事實爭議，應廢棄即決判決，召開陪審團作事實認定。

上訴法院判決認爲，這些爭議確實存在，特別是關於Simply Wireless是否及時打算恢復使用其商標SIMPLY PREPAID[14]。

上訴法院指出，三年不使用有效的普通法商標會被推定已經放棄。此時舉證責任轉移到商標的推定所有者—即Simply Wireless需要證明其有意恢復使用其商標，且此意圖是在三年的推定期內形成的。在關鍵的三年推定期內，推定所有者必須打算在「合理可預見的未來」恢復使用商標，而不是「在某個不確定的未來日期」[15]。

Simply Wireless主張，地區法院對CEO聲明的描述有誤，未能將由此得出的合理推論以最有利於Simply Wireless的方式解釋。上訴法院同意Simply Wireless的主張，法院認爲CEO聲明明確確認了Simply Wireless有意及時恢復使用SIMPLY PREPAID商標。該聲明在第10段中提到：「Simply Wireless從未打算放棄SIMPLY PREPAID。我和Simply Wireless的共同擁有者，我的兄弟Robert Qureshi，一直打算恢復使用SIMPLY PREPAID商標，並持續尋找使用SIMPLY PREPAID的商機，並於2012年恢復了其使用。」[16]

因此，上訴法院撤銷地區法院判決併發回重審。

備註：

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., No. 22-2211, 2024 WL 3763675, at *1 (4th Cir. Aug. 13, 2024).

Id, at *1.

Id, at *2.

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Id, at *3.

Id, at *3.

Id, at *4.

Id, at *4.

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., 638 F. Supp. 3d 644 (E.D. Va. 2022).

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., No. 22-2211, 2024 WL 3763675, at *6.

Id, at *6.

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Id, at *7.

Id, at *7.

Id, at *9.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

真理大學法律系副教授

中央大學產業經濟所碩士

臺灣大學法學博士

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