USPTO《AI發明人指引》: 發明有自然人重要貢獻即可申請美國專利

黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

爲因應席捲全球的AI浪潮,USPTO 2024年2月13日於美國《聯邦公報》(Federal Register)公告《AI輔助發明發明人判斷指引》(89 FR 10043)[1]及說明例[2](以下簡稱《AI發明人指引》),明示發明專利申請案所請發明若屬AI輔助創造之產物,不會因使用AI就逕自歸類爲非可授予專利類型,但其發明人分析應聚焦人類貢獻:若一發明有自然人的重要貢獻(significant contribution),該發明就可在美國申請專利保護;反之,若一發明沒有自然人的重要貢獻,依現行法規,即非美國專利法可予專利客體。

美國總統拜登(Joe Biden)2023年10月30日針對人工智慧(Artificial Intelligence,簡稱AI)的開發使用發佈行政命令[3],責成USPTO局長Kathi Vidal於AI行政命令發佈之日起120天內,就發明過程中誰是發明人、使用AI(含生成式AI)的情境,向USPTO專利審查官和申請人發佈指引文件,依AI系統在各種發明情境中扮演的不同角色,舉例說明應如何分析每一情境、判斷哪個或哪些人是實際發明人。USPTO發佈《AI發明人指引》,明顯是爲完成這項任務。

USPTO:既存法規可用以追咎AI使用不當行爲

不過在《AI發明人指引》發佈前,USPTO先於2024年2月6日發佈公告,指出生成式AI發展仍有Hallucination及其他問題,川普(Donald Trump)前律師Michael Cohen的狀紙援用Bard杜撰判例、Park v. Kim, 2d Cir. Case No. 22-2057 (Jan. 30, 2024)一案利用ChatGPT寫出的訴狀亦有同樣問題,USPTO一方面明示,專利文件的撰寫如同專利發明的創造一樣,也可以利用AI系統輔助完成,但也特別提醒應注意AI產出的風險,相關違規行爲同樣受既有法規的規範約束。[4]

依規定,任何提交給USPTO的簽名文件都須由提交人先行檢視確認,若提交人假定AI工具產出一定正確,絕對無法滿足此一要件,要是所送(AI生成/輔助)文件錯誤敘述相關事實或法律條文,也可視爲違規行爲。

而針對違規行爲,USPTO可選擇的懲處方式包括但不限於:刪除該份問題文件、降低其參考份量;禁止當事人或其律師提交文件、針對某爭點陳述意見或加以反駁;中止USPTO相關程序。如果是明知故犯,根據18 U.S.C. 1001規定,並可能有刑責問題。

USPTO:《AI發明人指引》應於現行實審程序無重大影響

至於《AI發明人指引》,按其內容,本項指引在公告日起生效,(回溯)適用全部發明、設計、植物專利案件申請案及授權專利。MPEP或先前其他指引若牴觸本次發佈內容,以本次發佈內容爲準,未來MPEP會再據以更新,同時可能依公衆意見及判例、AI技術發展程度,發佈後續指引、修訂現有指引、加寫額外說明例。依USPTO對局內人員發佈的通知:《AI發明人指引》雖是新發布項目,預料審查官實審期間的發明人評估程序不會有重大改動。

USPTO一般推定申請人所列發明人正確,在極罕見的狀況下,若審查官因案卷記錄、外部證據懷疑所列一或多位發明人未實際發明所請發明,可依37 CFR 1.105向申請人索取相關資料,像是每一所列發明人對所請發明的貢獻、發明創造過程的AI系統使用方式,若有充分證據顯示申請人未正確提示適格發明人(Improper Inventorship),纔會依35 U.S.C. 101及115發核駁。

對審查官而言,關鍵在於是否有人類可列爲、並列爲發明人,且沒有非人類被列爲發明人。只有自然人可被列爲(共同)發明人並簽發明人宣誓書,即使任一請求項的所請發明有AI系統重要貢獻,不應有人代AI系統簽署發明人宣誓書或替代聲明,假設ADS、發明人宣誓書或替代聲明把機器列爲(共同)發明人,USPTO將視爲未正確提示適格發明人。同理,AI系統不能列名發明人,也不會有權利可轉讓,若有轉讓書以AI系統作權利轉讓方,USPTO不會接受以這份文件辦理登錄。

自然人對發明有無「重要貢獻」的判斷依據:Pannu因子

《AI發明人指引》所說「重要貢獻」,實際上是Pannu v. Iolab Corp., Fed. Cir. Case Nos. 1997-1466; 1997-1501 (August 6, 1998)一案的判決教示,其判斷標準迄今已沿用數十年。依USPTO整理,判斷自然人對一發明有無「重要貢獻」時,須考慮Pannu因子(Pannu factors),也就是,每一自然人共同發明人:

#1 須以某種重要方式對發明的概念發想(conception)或付諸實施(reduction to practice)有所貢獻;

#2 對所請發明的貢獻量,對照整體發明時,不能顯得微不足道(not insignificant in quality);且

#3 所做貢獻不僅止於向真正發明人解釋衆所周知的概念、現有的先前技術。

其中關於因子#1,倘若一自然人對一發明的概念發想沒有重要貢獻,僅對該發明的付諸實施有重要貢獻,這種情況下,一般不足以稱之爲發明人。但前述通則有例外情況:假使是通過成功的實驗付諸實現,從而建構其發明概念(establish a conception by pointing to a reduction to practice through a successful experiment),比方有時在可預測性較低的技術領域,發明人無法合理預期會產生所請發明(例如,特定化合物的發明概念在實驗成功、付諸實現之前並不存在),或有機會被視爲發明人。

Pannu因子實務運用的5項指導原則

一自然人對所請發明是否有重要貢獻,須按個案情況逐一分析,沒有明確的界線區分有無。不過USPTO提供5項指導原則,並運用兩個說明例,解釋在不同情況下、如何依以下指導原則判讀正確發明人:

AI時代仍須做好研發記錄

儘管《AI發明人指引》未新增AI輔助揭露規定,但USPTO也提醒,申請人有可專利性實質相關資訊的揭露義務,同時代理人亦有合理調查義務。專利申請期間被USPTO質疑所列發明人不實的機率不高,這類問題很有可能在五年、十年,甚至更久遠的訴訟期間纔會浮上臺面。

部分美國專利律師因而提醒:專利從業人員應建立新習慣,在發明人訪談會議請發明人提供每一發明的AI使用資訊;公司企業則應考慮修改內部發明揭露表格,要求發明人描述其發明在概念發想、付諸實施階段的AI使用情形;發明人則應做好研發記錄,AI輔助發明尤應保留每項(Claim)發明過程中可證明自然人重要貢獻的證據,例如使用的技術,像是如何因應具體問題設計、建構、訓練AI系統等細節,再如採取的步驟,像是爲解決特定問題、達成特定目標所下提示指令、所得AI系統產出,及針對前述產出的後續實驗、細部調整(比方進一步加做提示或獨立實驗)之類的AI使用記錄。[5]

備註:

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