淺談《專利法實施細則》修改後優先權恢復的相關規定

PART01、引言專利優先權制度在知識產權保護架構中佔據舉足輕重的地位，它確保了申請人在限定時間內，就同一項發明創造在不同國家或地區申請專利時，能享有優先權的保障。然而，在專利申請實務中，申請人可能會因各種不可預見或情有可原的因素而錯失優先權期限。在此情境下，專利優先權恢復制度便顯得尤爲重要，它爲申請人提供了必要的補救途徑。隨着《中華人民共和國專利法實施細則（2023年修訂）》自2024年1月20日正式施行，專利優先權恢復制度亦隨之進行了相應調整。這些調整不僅進一步與國際專利申請的普遍做法相銜接，還爲申請人帶來了更大的靈活度與更堅實的保護，對強化國內創新主體的知識產權保護具有重大價值，同時將對整個創新環境產生持久而深刻的影響。本文將結合專利申請實踐介紹細則新增的“超期優先權恢復”的相關條款，即細則第三十六條（通過巴黎公約途徑提交的專利申請請求恢復優先權）和第一百二十八條（PCT申請進入中國國家階段的申請請求恢復優先權）。PART02、專利優先權制度概述（一）專利優先權的概念專利優先權是指申請人在一個國家第一次提出專利申請之後，在法定期限內又就相同主題的發明創造在其他國家提出專利申請的，其在後申請以第一次專利申請的日期作爲其申請日。簡而言之，在法定條件下，在後申請視爲是在首次申請的申請日提出。這種制度的設計旨在保護申請人的發明創造權益，鼓勵申請人及時公開其發明創造成果，併爲申請人在國際範圍內尋求專利保護提供便利。（二）專利優先權的種類1.外國優先權外國優先權是指申請人就相同主題的發明創造在外國第一次提出專利申請之日起12個月內（對於外觀設計爲6個月內），又在中國提出專利申請的，可以享有優先權。這使得申請人有足夠的時間在多個國家尋求專利保護，同時避免了因不同國家申請時間的差異而導致其發明創造被他人搶先申請的風險。2.本國優先權本國優先權是指申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。本國優先權的設立有助於申請人完善其專利申請文件，調整發明創造的保護範圍等。PART03、原專利優先權恢復制度（一）國家申請的優先權恢復（情形極有限）根據《專利法》第二十九條的規定，申請人自發明或者實用新型第一次提出專利申請之日起12個月內，可以享有優先權。細則第六條第一款和第二款規定了申請專利過程中因延誤期限導致權利喪失而請求恢復權利的情形，包括因不可抗拒的事由、正當理由延誤期限時請求恢復權利。但同時，第五款對《專利法》第二十九條等條款規定的期限做出了例外規定，即申請人若是在超出優先權的規定期限提交在後專利申請的，無論是有正當理由或因不可抗拒事由而延誤了的優先權期限，均不能請求恢復，申請人不再享有優先權。總之，在本次細則修改生效之前，中國專利申請只有在非常有限的情況下才能“恢復”優先權。例如，未在指定期限內答覆辦理手續補正通知書導致視爲未要求優先權等手續上的延誤。（二）PCT申請進入中國國家階段的優先權恢復（視爲未要求優先權）《PCT實施細則》第26條之二與第49條之三分別對優先權的恢復作出了規定。《PCT實施細則》第26條之二.3款規定了“受理局對優先權的恢復”，適用的恢復標準包括“適當注意”標準、“非故意”標準。根據《PCT實施細則》第49條之三.1款，依據“適當注意”標準在受理局恢復優先權一般對每個指定國都發生效力，依據“非故意”標準在受理局恢復優先權一般僅對國內法承認該標準或者適用更有利於申請人的標準的指定國有效。《PCT實施細則》第49條之三.2款規定了“指定局對優先權的恢復”，由指定局對“申請人未能在優先權期限內提交國際申請的理由”是否符合該局適用的恢復優先權的標準進行審查。《PCT實施細則》允許各個成員國對某些條款進行“保留”。中國作爲受理局接受了《PCT實施細則》上述關於優先權恢復的規定，但是作爲指定局作出了“保留”（因與中國《專利法》優先權恢復的規定不一致）。因此，根據《PCT實施細則》第26條之二.3款恢復的優先權,在進入中國國家階段時,爲滿足“與國際公佈一致”的形式要求，會在《國際申請進入中國國家階段聲明》中填寫，但申請人會收到針對該優先權的《視爲未要求優先權通知書》，且不可再次請求恢復。PART04、細則修改後的專利優先權恢復制度（一）國家申請的優先權恢復本次細則修改新增的第三十六條規定，申請人超出專利法第二十九條規定的期限，向國務院專利行政部門就相同主題提出發明或者實用新型專利申請，有正當理由的，可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。即對於發明和實用新型專利申請，若超出了優先權規定期限，有正當理由的，自優先權期限屆滿之日起2個月內，可以通過請求恢復優先權的方式要求優先權，即通過提交請求書並繳納費用恢復優先權要求。其中的“正當理由”，包括非主觀故意的理由，因此，可以恢復優先權的理由很寬泛。（二）PCT申請進入中國國家階段的優先權恢復爲了與PCT申請進入中國國家階段的申請相匹配，細則新增了第一百二十八條作爲第三十六條的配套條款，規定國際申請的申請日在優先權期限屆滿之後2個月內，在國際階段受理局已經批准恢復優先權的，視爲已經依照本細則第三十六條的規定提出了恢復優先權請求，在進入中國國家階段時不需要再次請求恢復優先權；在國際階段申請人未請求恢復優先權，或者提出了恢復優先權請求但受理局未批准，申請人有正當理由的，可以自進入日起2個月內向國務院專利行政部門請求恢復優先權。由於《PCT實施細則》中已有相應的優先權恢復條款，故第一百二十八條順暢地銜接了PCT申請國際階段和國家階段對優先權恢復請求的相關處理規則，更好地保障了申請人的利益。對PCT申請的優先權恢復的承認（即取消“保留”），體現了我國專利法律體系與國際標準接軌的努力，更加彰顯了我國在知識產權保護方面的開放姿態和國際合作意願。PART05、實務中請求恢復優先權的注意事項（一）適用於優先權恢復的申請範圍適用於2024年1月20日或之後提交的發明和實用新型專利申請以及自進入日起兩個月期限屆滿之日爲2024年1月20日及之後的PCT國家階段申請；不適用於分案申請以及外觀設計申請。（二）不能疊加使用細則第三十六條、細則第三十七條或細則第四十五條所規定的救濟制度雖然本次細則修改爲申請人提供了多個新的救濟措施，用於延長期限、補救錯誤的優先權要求、甚至遺漏文件等，但請謹記在利用這些制度時存在一定的限制，因爲每個申請理應只能有“一次補救機會”。（三）需嚴格遵守相關的時間要求1.巴黎公約申請：在12個月優先權期限屆滿後2個月內；PCT進國家階段申請：自進入日起2個月內。2.對於巴黎公約申請，還需在專利局作好公佈準備之前。應特別留意這個“隱形”限制。即，對於要求提前公開的申請，一旦專利局做好公開準備，即使未到上述的絕限，也自然失去了可能的救濟機會。（四）需嚴格遵守相關的費用要求在規定的期限內足額繳納優先權要求費（80元/項），以及恢復權利請求費（1000元）。對於沒有其他缺陷僅有費用缺陷的恢復請求，專利局給予申請人額外的救濟機會，會發出《辦理恢復權利手續補正通知書》，須在指定的1個月的期限內補繳或補足費用，否則不予恢復優先權。（五）需嚴格遵守相關的文件要求1.在後申請應在申請時或在進入中國國家階段時，提出要求優先權的書面聲明，即在《專利請求書》或《國際申請進入中國國家階段聲明》中的“要求優先權聲明”一欄中，準確填寫該待恢復的優先權的信息。對巴黎公約申請，如未填寫待恢復的優先權的信息，即未提出要求優先權的聲明，不論是否在優先權期限內，均不能請求恢復該項優先權。實務中如漏填，可在規定期限內重新提出申請，同時要求優先權，並請求恢復優先權。2.規定期限內提交《恢復優先權請求書》（原則上，可與在後申請同時提出，也可在遞交申請（要求優先權）之後在12個月期限屆滿之日起2個月內單獨提出），並完整、準確填寫其中的各項信息（包括恢復理由），否則後續不能及時恢復優先權。應當注意的是，並非提交根據細則第六條恢復權利時所填的《恢復權利請求書》。3.必要時，提交在先申請文件副本及優先權轉讓證明等。1）如果請求恢復的優先權爲外國優先權，應當提交在先申請文件副本及中文題錄。在辦理恢復優先權手續時，一般建議申請人直接提交在先申請文件副本，不建議通過DAS查詢的方式獲取在先申請文件副本。因DAS查詢有一定的獲取失敗的概率，如未在優先權恢復期限內成功查詢到在先申請文件副本，將會直接導致優先權不予恢復。2）如果請求恢復的優先權爲本國優先權，在專利請求書中寫明在先申請的申請日及申請號的，視爲提交了在先申請文件副本。3）對於外國優先權，要求優先權的在後申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應當一致或者是在先申請文件副本中記載的申請人之一，如果不符合規定，應當提交優先權轉讓證明及中文題錄。4）對於本國優先權，要求優先權的在後申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應當一致，如果不一致，應當提交優先權轉讓證明及中文題錄。5）對於PCT申請進入中國國家階段的優先權恢復，未向國際局提交過在先申請文件副本的，同時還應當附具在先申請文件副本及中文題錄。（六）需謹慎判斷PCT申請進入中國國家階段的優先權恢復的各種情形，並做出相應的處理1.對於在國際階段已經請求恢復優先權的申請，辦案時，須注意仔細複覈國際階段是否恢復成功（依據PCT/RO/159表顯示的恢復結果），進而判斷是否仍然需要在進入中國國家階段時再次辦理恢復優先權的相關手續。千萬別因判斷失誤而錯失了此類優先權的最後恢復時機（進入中國國家階段時自進入日起2個月內）。2.無需辦理恢復優先權相關手續的情形：國際公佈文本中公開了該優先權，公佈首頁顯示的“Published”的相關內容中有“with information concerning request for restoration of right of priority…”，公佈文件中有PCT/RO/159表，且159表中勾選的是“to restore the right of priority…”，而非“to refuse the request to restore the right of priority…”。進入中國國家階段時，無需再次辦理恢復手續，但仍應當在《國際申請進入中國國家階段聲明》中準確填寫優先權的各項信息，並在進入日起2個月內繳納相應的優先權要求費。3.需要辦理恢復優先權相關手續的情形：1）在國際階段申請人恢復優先權請求未被受理局批准的各種情形，例如，儘管國際公佈文本中公開了該優先權的信息，但由於申請人在國際階段未繳納恢復權利請求費，作爲受理局的國際局未批准恢復該優先權。2）在國際階段申請人未請求恢復優先權的情形，即國際公佈雖然公佈了12個月以後14個月以內的優先權，但公佈首頁顯示的“Published”的相關內容爲“the filing date of the international application is within two months from the date of expiration of the priority period”，並未顯示曾遞交過restoration request，而且WIPO公佈的文件中無PCT/RO/159表。以上情形，需要在進入日起2個月內辦理恢復優先權的相關手續，相應的手續包括：在《國際申請進入中國國家階段聲明》 中的“要求優先權聲明”一欄中準確填寫該待恢復的優先權的信息，在規定的期限內提交《恢復優先權請求書》，說明理由，並且繳納恢復權利請求費、優先權要求費。未向國際局提交過在先申請文件副本的，同時還應當附具在先申請文件副本及中文題錄。（七）通知書與救濟途徑對於優先權恢復請求，專利局會發出《恢復權利請求審批通知書》，符合規定的，予以恢復優先權，不符合規定的，不予恢復優先權。當申請人收到視爲未提出通知書時，如果對該通知不服，可以在收到該通知之日起60日內向國家知識產權局提出行政複議申請，或者在收到該通知之日起6個月內向北京知識產權法院起訴。PART06、結論實施細則修改後的專利優先權恢復制度是我國專利制度的一次重要改革，放寬了對恢復優先權理由的審查標準，適當調整了恢復申請的時間限制，對於一些在原制度下可能難以被認定爲合理理由的情況，現在有更大的可能性被認可。這一變化給予了申請人更多期限救濟的機會，降低了專利申請過程中的風險和成本，體現了國家知識產權局對申請人在現代複雜的技術和商業環境下可能面臨各種難以完全避免的情況持更加包容的態度，有助於保護創新成果，鼓勵更多的企業和個人積極投入到創新活動中，從而有利於優化整個創新生態，進一步推動我國創新驅動發展戰略的實施。同時，修改後的專利優先權恢復制度使得我國的專利申請環境更加友好和靈活。這有助於吸引更多的外國企業在中國申請專利，同時也有利於我國企業在國際市場上更好地保護自己的創新成果，提升我國在全球知識產權領域的國際競爭力。來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）作者：李紅波 中國貿促會專利商標事務所 國際事業部電學處流程管理員