法院曾判蘋果A7/A8處理器不侵權也不能告A9/A10侵權？2024年聯邦巡迴上訴法院WARF v. Apple案
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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
美國威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）的基金會於2014年先控告蘋果公司的A7、A8處理器侵害其專利，後於2015年控告A9、A10因相同的技術特徵侵害同一專利。2018年9月，美國上訴法院判決第一起訴訟不構成文義侵權。原告不服，對二起訴訟都繼續爭執。2024年8月聯邦巡迴上訴法院作出判決認爲，由於A7、A8處理器與A9、A10處理器技術特徵實質上相同，前一案的不侵權認定，對後一案有爭點排除效，故對後一案也不能再告侵權。
威斯康辛大學控告蘋果公司處理器侵害專利
本案源自威斯康辛大學的威斯康辛校友研究基金會（Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF）對兩起相似案件的上訴：WARF I案和WARF II案。兩起案件均圍繞WARF持有的同一專利——美國專利號5,781,752（簡稱'752專利）[1]。
2014年1月31日，WARF對蘋果公司提起WARF I案訴訟，主張蘋果公司的A7和A8處理器侵害'752專利的請求項。在蒐集證據的事證開示階段，WARF發現蘋果公司即將推出新一代的A9和A10處理器，有相同的技術特徵，也可能侵害'752專利。故在2015年9月，WARF I案快要進入陪審團審判前，WARF又對蘋果公司提出WARF II案訴訟，主張蘋果公司新一代的A9和A10處理器也會侵害'752專利的請求項[2]。
另外，大約在WARF I陪審團審判前一個月，WARF提出一項限制動議，要求排除有關蘋果公司美國專利申請號13/464,647（簡稱'647申請案）的證據和論點，該申請案後來覈准爲美國專利號9,128,725。蘋果公司反對此動議，因爲其打算使用'647申請案來反駁WARF的均等論以及主張'752專利無效。然而，WARF「同意」放棄均等論主張，並在審判中完全不作任何均等論的辯論，以換取蘋果公司同意不在審判中提出'647申請案。地區法院根據雙方的協議，下令「在審判的責任階段，雙方均不得引入有關'647申請案的證據或論點」。[3]
上訴法院認爲WARF I案不構成文義侵權
WARF I案經過陪審團裁決，認定蘋果公司的A7/A8處理器侵犯了'752專利。陪審團裁決後，蘋果公司向地區法院請求依法自爲判決。
其中，蘋果公司認爲其產品不應構成文義侵權。關鍵在於，請求項1記載：「...產生與特定（particular）[加載]指令相關的預測。」（...produce a prediction associated with the particular [load] instruction.）
蘋果公司解釋說，「特定」（particular）一詞的平常和普通含義，意味着所主張的「預測」必須與單一加載指令（即一個且僅一個加載指令）相關，而不是與一組加載指令相關。蘋果辯稱，WARF的侵權理論使得「特定」一詞變得毫無意義。雖然蘋果公司要求法院針對「特定」一詞的含義向陪審團作出指示，但地區法院駁回這一請求，因爲雙方並沒有在陪審團審判前先要求進行「請求項解釋」[4]。
蘋果公司因而向聯邦巡迴法院提出上訴，上訴法院認定蘋果公司的A7/A8處理器並未在文義上侵害'752專利，故推翻原判決。
原告在地區法院重審時主張均等侵權
推翻判決後，WARF要求基於等均等論進行新一輪的侵權審判[5]。但蘋果公司反對此請求。同時，原本的WARF II案因爲與WARF I案有關，在上訴期間暫時停止訴訟，故因WARF I案上訴結束使WARF II案也繼續訴訟。
地區法院認爲，WARF在之前的審判中已經放棄主張均等論，因此不能在重審時要求再主張均等侵權。故地區法院作出對蘋果公司有利的判決[6]。
同時，地區法院也對WARF II作出判決。法院認爲WARF I案的判決中的A7、A8處理器，與WARF II案中的A9、A10處理器，本質上是相同技術，故前案已對對後案產生爭點排除效（issue preclusion），因此判決對蘋果公司勝訴[7]。
WARF對地區法院所判的兩個案件提出上訴，辯稱其在WARF I案中並未放棄均等論主張，並認爲法院不應對WARF II案作出爭點排除效果的判決。
WARF是否放棄主張均等論？
關於WARF的均等論爭議，WARF主張其在WARF I案中既未明示也未暗示放棄均等論。WARF的立場是基於其最初認爲蘋果公司的行爲構成了文義侵權——根據對'752專利用語的直接解釋——因此認爲均等論在侵權論述中是多餘的。WARF還主張，是蘋果公司策略性地選擇不對係爭用語請求法院進行請求項解釋，這影響了WARF的訴訟策略，導致其在WARF I案中僅專注於文義侵權的理論[8]。
蘋果公司反駁這一說法，主張WARF放棄均等論是經過精心計算的決策，這是在換取蘋果公司同意不將其相關專利作爲證據的一個交換條件。此外，蘋果公司指出，聯邦巡迴法院在WARF I案判決中明確提到雙方關於WARF在開庭前放棄均等論的認知。蘋果公司進一步辯稱，這一認知，加上聯邦巡迴法院先前撤銷判決時並未要求在補正程序，明確確立了WARF確實放棄了主張此理論的權利[9]。
聯邦巡迴法院認爲，「請求項解釋的改變」不是WARF在WARF I案的審判中未能主張均等論的藉口。此外，聯邦巡迴法院認定WARF有意放棄這一理論是有意識的選擇，與請求項解釋無關，而是與蘋果公司進行「互惠交換」以防止引入更多證據。因此，聯邦巡迴法院同意蘋果公司的觀點，認定WARF在WARF I案中未將均等論提交陪審團的行爲，已有效地放棄了這一主張[10]。
WARF I案判決是否排除原告不得再於WARF II案對A9、A10提告
關於在WARF II案中適用爭點排除原則（issue preclusion），聯邦巡迴上訴法院列出了運用該原則的前提條件：（1）受排除的爭點與之前案件涉及的爭點相同；（2）該爭點已經實際進行了訴訟；（3）該爭點的認定對最終判決至關重要；（4）被禁止重作主張的當事人在先前的訴訟中已經參與。聯邦巡迴法院明確指出，在WARF II案中，僅有前兩項要件存在爭議[11]。
聯邦巡迴法院分別審查了這兩個要件。首先，法院討論了是否涉案的處理器（WARF I案中的A7/A8與WARF II案中的A9/A10）「本質上相同」（essentially the same）；其次，法院探討文義侵權與均等侵權是否屬於同一個侵權「爭點」[12]。
根據審判紀錄中的證據，包括WARF自己的陳述以及合併WARF I案和WARF II案的可能性，聯邦巡迴法院支持地區法院的結論，認定這些處理器在爭點排除的第一要件的認定上，屬本質上相同[13]。
針對第二個要件，聯邦巡迴法院考慮了WARF的主張，即文義侵權和均等侵權的區別調查，意味着它們屬於不同的爭點。聯邦巡迴法院駁回這一觀點，強調這兩種類型的侵權都受到相同法條——35 U.S.C. § 271——的約束，該條文界定了直接專利侵權的範圍。聯邦巡迴法院認爲，同一個法條基礎將文義侵權與均等侵權在爭點排除中視爲同一法律爭點[14]。
此外，聯邦巡迴法院認定Kessler原則進一步阻止了WARF II案的進行。Kessler原則來自於1907年最高法院的Kessler v. Eldred案[15]，該原則旨在防止被判定爲非侵權者在判決後繼續經營時受到後續騷擾[16]。
WARF辯稱，Kessler原則不適用於本案，因爲A9/A10處理器的銷售時間不同。然而，聯邦巡迴法院澄清，Kessler原則確實保護對本質上相同產品提出的訴訟，無論這些產品是在非侵權判決前或後銷售。因此，聯邦巡迴法院認爲WARF對Kessler原則的解釋和應用不具說服力[17]。
最後，聯邦巡迴法院判決維持地區法院拒絕WARF在WARF I案中要求重新審判的動議，並支持地區法院的結論，即WARF I案的判決具有爭點排除效，排除WARF II案的進行[18]。
備註：
Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple Inc., 112 F.4th 1364, 1368 (Fed. Cir. 2024).
Id, at 1369-70.
Id, at 1370.
Id, att 1370-71.
Id, at 1368-69.
Id, at 1368.
Id, at 1373.
Id, at 1374.
Id, at 1374.
Id, at 1374-76.
Id, at 1378-79.
Id, at 1379.
Id, at 1379-81.
Id, at 1982-84.
Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907).
Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple Inc., 112 F.4th, at 1384-85.
Id, at 1386.
Id, at 1386.
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
真理大學法律系副教授
中央大學產業經濟所碩士
臺灣大學法學博士
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